La obviedad debe considerar la función/uso previsto del dispositivo de la técnica anterior – Patente

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El 22 de julio de 2022, la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB) revocó la afirmación de obviedad de un examinador en el caso de parte anterior Jaeger (Apelación 2021-002641, USSN 15/559,117). el asunto en jager era si la adición de un elemento conocido a un dispositivo del estado de la técnica era obvia cuando la combinación no era consistente con el propósito/operación del dispositivo del estado de la técnica.

La pretensión principal en apelación en parte anterior Jaeger recitó, con partes subrayadas añadidas en la acusación,

[a] dispositivo que comprende:
un portafiltros, comprendiendo el portafiltros una porción de punta;
un artículo no tejido dispuesto en una superficie exterior de la parte de la punta del portafiltro; y
un adaptador unido al soporte del filtro, el adaptador que define una abertura,
en el que el adaptador está unido al portafiltro en serie y distal a la parte de la punta del portafiltro o conectado al portafiltro en una configuración en forma de Y.

En la prosecución, después de ciertos rechazos de novedad, se agregó la cláusula final a la reivindicación 1. Esto resultó en un rechazo de la referencia del propio solicitante, US 2012/0009588 A1 (Rajagopal), combinada con US 5,807,312 (Dzwonkiewicz) y una referencia terciaria enviada como acumulado antes de la apelación. En la apelación, el examinador argumentó que el reclamo anterior era demasiado obvio para Rajagopal y Dzwonkiewicz, alegando que Rajagopal describió todo, excepto el adaptador en las dos últimas cláusulas de la demanda.

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Arriba se muestra la disposición de Rajagopal de un mango y una carcasa, que se acordó proporcionar ninguno de los dos un adaptador unido al soporte del filtro en serie y distal a la parte de la punta del soporte del filtro, ni un adaptador unido al soporte del filtro en una configuración en forma de Y. El examinador argumentó que Dzwonkiewicz (FIG. 1, extracto a continuación) reveló un adaptador (26) que define una abertura (28), donde el adaptador está unido al portafiltro (22) en serie y distal a la porción de punta (18).

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El examinador argumentó que Dzwonkiewicz remedió la falta de Rajagopal de un “adaptador acoplado al portafiltro, definiendo el adaptador una abertura.” El examinador argumentó que el adaptador de Dzwonkiewicz habría sido obvio para usar en el soporte de Rajagopal (1) para permitir la adición de más reactivos a una muestra líquida en el soporte de Rajagopal para mejorar la detección de células vivas; y (dos) que a mayor concentración de agente, menor tiempo de incubación se necesita para capturar la misma cantidad de microorganismos.

El solicitante proporcionó las siguientes imágenes para ejemplificar la disposición del reclamo, siendo el elemento 108 el “adaptador” relevante.

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El solicitante argumentó que

El solicitante admitió que lo que hace un dispositivo o cómo debe usarse no puede diferenciar un dispositivo mencionado en una reivindicación que se examina. Sin embargo, el solicitante argumentó que el modo de operación y el uso previsto de un dispositivo primario del estado de la técnica es muy relevante para determinar si habría o no alguna razón para modificar ese dispositivo. Escrito de Apelación, pág. 16, ¶ 2. El solicitante argumentó que el simple hecho de que un elemento fuera capaz de cumplir con la limitación del reclamo no respalda una conclusión de obviedad, citando En cuanto a Kahn, 431 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006) y KSR.

El solicitante insistió en que no habría habido ninguna razón particular para colocar un portafiltros en el distal ubicación reclamada, ni para aumentar la complejidad, en el dispositivo de Rajagopal al menos debido a la necesidad de Rajagopal de una prueba simple y confiable para detectar células vivas, siendo la solución a esa necesidad un dispositivo con reactivos en receptáculos convenientemente disponibles en el dispositivo de Rajagopal. Escrito de Apelación, pág. 16, ¶ 4, y pág. 17, ¶ 2. El solicitante señaló que algunas realizaciones en Rajagopal tendrían que cambiar su modo de operación para funcionar con la modificación propuesta para cumplir con las reivindicaciones. El solicitante resumió que la modificación propuesta

requeriría que un usuario midiera el reactivo adicional y agregara el reactivo a través de la abertura del adaptador, donde el reactivo tendría que viajar a lo largo de la carcasa 510, a través de al menos un canal de drenaje y a través de un filtro en la punta – todo en la dirección opuesta al flujo de la muestra líquida 540 cuando el émbolo 550 es empujado hacia abajo en la carcasa 510, con el riesgo de liberar material que deseablemente había quedado atrapado en el filtro, solo para llegar a la porción 542 de la muestra líquida 540 que contiene la agente de concentración celular 530 para participar en cualquier reacción de prueba. Además, en cualquier caso en el que el dispositivo incluya una válvula unidireccional 697, el reactivo adicional nunca llegaría a la porción 542 de la muestra líquida 540 que contiene el agente de concentración celular 530 para participar en ninguna reacción de prueba porque la válvula unidireccional 697 está configurado para permitir únicamente el flujo de fluido en la dirección opuesta. Por el contrario, Rajagopal enseña un dispositivo en el que los materiales de prueba medidos previamente se disponen en orden vertical secuencial, desde los receptáculos superiores a los receptáculos inferiores, en el orden de su inclusión en la prueba. Al menos por estas razones, un experto en la materia no habría tenido ninguna motivación para añadir al dispositivo de Rajagopal un adaptador que defina una abertura en la que el adaptador se une al portafiltro en serie y distal a la parte de la punta de el portafiltros

Escrito de Apelación, pág. 20, ¶ 4.

Al ponerse del lado del solicitante, la PTAB citó Compañía internacional KSR v. teleflex inc.550 US 398 (2007), que establece que “una patente compuesta de varios elementos no se demuestra obvia simplemente demostrando que cada uno de sus elementos era, independientemente, conocido en el estado de la técnica”.
KSR 550 US en 418. La PTAB adoptó la posición de que el examinador no explicó por qué una persona con conocimientos ordinarios en la materia habría agregado “más agente de concentración en un momento posterior a través de lo que parece ser una modificación complicada e innecesaria de Rajagopal’s dispositivo, en lugar de simplemente agregar más agente de concentración al dispositivo de Rajagopal en el punto de partida”. El PTAB comparó este enfoque con “[a]t mejor, … decir[ing] no más que un hábil artesano, una vez que se le presentaron las dos referencias, habría entendido que podría ser conjunto. USSN 15/559,117, dic. de Apelación de 22 de julio de 2022, pág. 5, ¶ 4.

El PTAB, citando a Belden Inc. v. Berk-Tek LLC, 805 F.3d 1064, 1073 (Fed. Cir. 2015), reiteró que tal enfoque es insuficiente para establecer la obviedad, porque no implica una motivación para seleccionar dos referencias y combinarlas para llegar a la invención reivindicada. los jager decisión nos recuerda que si bien el uso previsto puede no distinguir un dispositivo para el que se solicita una patenteun rechazo de obviedad al agregar un elemento a un dispositivo del estado de la técnica no debe negar el uso previsto, el propósito o el modo de funcionamiento de un dispositivo del estado de la técnica.

El contenido de este artículo pretende proporcionar una guía general sobre el tema. El consejo de especialistas debe ser buscado de acuerdo a sus circunstancias especificas.

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